知产专栏 | 提起外观设计专利无效宣告请求的方法探析

近几年，随着文化创意产业的兴起，外观设计专利在知识产权保护领域的戏份逐渐加重。通过在专利数据库中查询，知名盲盒企业“北京泡泡玛特文化创意有限公司”共拥有专利37项，外观设计专利为33项，占比近90%。泡泡玛特公司利用其核心产品“Molly”的外观设计专利，对疑似模仿的厂家提起了专利诉讼，用以打击竞争对手可能存在的侵权行为。因此外观设计专利逐渐成为文创企业的核心资产，成为企业打击仿冒产品的利器。

根据我国的专利制度，外观设计专利申请在国家知识产权局审查时只进行初步审查，即只审查其形式要求及是否存在明显缺陷，并不进行实质审查，所以其专利权并不稳定。因此，企业在面临专利诉讼时，除积极应诉外同时向国家知识产权局提起专利权无效宣告请求是能起到釜底抽薪的常见打法。本文旨在讨论针对外观设计专利提起无效宣告请求的常见方法。

                                                                                    molly vs 巧可喵

针对外观设计专利提起无效宣告请求的法律依据主要为《专利法》第23条，概括为以下三点，即授予专利权的外观设计：1.既不属于现有设计也不属于抵触申请；2.与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别；3.不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。我国《专利审查指南》分别对这三项进行了细化，更具有操作性。

一. 判断的标准

被请求宣告无效的外观设计专利称为涉案专利，与涉案专利进行比较的产品设计称为对比设计。《专利审查指南》中规定，外观设计相同是指涉案专利与对比设计是相同种类的产品，且涉案专利全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同；外观设计实质相同是指涉案专利与对比设计是相同或相近产品，其设计要素相似。因此涉案专利是否与对比设计相同或实质相同，成为判断涉案专利是否无效的一项重要标准。

                                                                     苹果VS三星手机的外观设计

二. 确定判断客体

对外观设计提无效宣告请求的主要工作就是检索对比设计，合适的对比文件也称为判断客体，在检索中应注意以下几个问题：

1. 涉案专利是否保护色彩？通常涉案专利文件的“简要说明”中会对本专利是否保护色彩进行明确。若涉案专利保护色彩，则应检索与涉案专利色彩相同的对比设计，否则即使对比设计的形状、图案与涉案专利相同，但是色彩不同，一般也不应作为判断客体。

2. 对比设计与涉案专利是否是相同或相近种类的产品？如前所述，检索方向必须是相同或相近种类的产品，不同种类产品的外观设计不能用来评价外观设计是否相同或实质相同。例如涉案专利是一项汽车雕塑的外观设计，对比设计是与该雕塑外观设计特征完全相同的汽车，其不能用来评价两项外观设计是否相同或实质相同。因此不同种类的对比设计不是恰当的检索对象，不是判断客体。

3. 多用途产品如何判断是否是相同或相近种类产品？根据《专利审查指南》的规定，多用途产品只要其中部分用途相同，就属于相近种类产品，是合适的判断客体。例如带有MP3功能的手表与手表都具有计时功能，可以用手表的外观设计与带有MP3功能手表的外观设计相对比。

因此，并非外观设计相同或相似，就是合适的判断客体，还应以以上几项标准来判断检索到的对比设计是否属于判断客体。

三. 以涉案专利属于现有设计为理由提起无效

发明、实用新型专利关于是否具有新颖性的判断遵循单独对比原则，外观专利亦然，即不能将两项或两项以上对比设计结合起来与涉案专利进行对比。但是应注意一种具有多项独立使用价值产品的特殊情形。

在市场上具有多项独立使用价值的产品众多，《专利审查指南》对这种特殊产品的单独对比原则进行了规定，即可以用不同的对比设计与其所对应的各项外观设计分别进行单独对比。例如，城市中随处可见的艺术花盆，如果花盆与艺术雕塑能明显的区分开来，且具有不同的、独立的使用价值，因此可以分别寻找对比文件，分别与花盆及艺术雕塑的外观设计进行单独对比。

                                                                              一种艺术花盆

四. 以与现有设计特征的组合相比，不具有明显区别为理由提起无效

《专利审查指南》规定：“涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示”，具体操作方式应分为以下几步：

1. 设计特征的确定。若现有设计中用于组合的部分相对于该类产品无法分离，且不具有自然区分的独立视觉效果，则该部分不能作为设计特征加以组合。

                                                            涉案专利 vs 对比设计1 vs 对比设计2

例如，涉案专利为左侧沙发的外观设计，请求人主张将对比设计2扶手顶部的弧形与对比设计1的扶手形状进行结合，用来无效涉案专利。最终国知局认为对比设计2的扶手为一体构成，无法分离，不能用其扶手顶部的弧形与对比设计1的扶手组合来无效涉案专利。

2. 组合方式的确定。组合方式分为拼合和替换，拼合是指将两项或者两项以上设计特征直接拼合成一项外观设计；替换是指将一项现有设计中的设计特征用其他产品的设计特征进行替换。

3. 是否有组合的启示。若各项现有设计特征的用途与涉案专利相应部件的用途相同或相近，且现有设计中存在将该多项设计特征组合在一起发挥作用的先例，则认为存在组合的启示。

因此，在无效中应对“具有启示”进行举证。如上图，在该无效宣告案件中，国知局认为，在现有设计中对比设计3已经公开了插座可以与表盘类产品相互组合，因此，依据对比设计3，一般消费者能联想到将对比设计1插座和对比设计2组合到一起，具有组合的启示。

五. 以不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由提起无效

《专利审查指南》规定：“一项外观设计专利权被认定与他人在申请日之前已经取得的合法权利相冲突的，应当宣告该项外观设计专利权无效”。用这条提起无效应注意以下几点：

1.在先合法权利都包括哪些权利？包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权及知名商品特有包装或者装潢使用权等，但不包括外观设计及其他发明、实用新型专利权。

2.提起请求的主体有哪些？并非所有人都可以依据该条提起无效宣告请求，只有在先权利人或者利害关系人才能提起，还应举证在先权利有效。

综上，随着产品外观设计与市场营销活动结合的越来越紧密，使得外观设计专利的重要性与日俱增。企业在面对外观设计专利诉讼时应利用好无效宣告请求这一利器，维护自己的合法权益。