知产案例研析 | “禁反言原则”在专利侵权诉讼中的适用

案件名称：昆明某英科技公司诉成都某房地产公司、北京城建集团有限公司侵害实用新型专利权纠纷

委托人：成都某房地产有限公司、北京城建集团有限公司

服务成果：判决撤销一审判决，驳回昆明某英科技有限公司全部诉讼请求

承办律师：黄振东、何洁

一、案情简介

昆明某英科技有限公司（以下简称“昆明某英”）拥有一项名称为“一种预埋式排水管件”的实用新型专利，申请人为2017年10月20日，公告日为2018年5月25日。

2019年8月23日，昆明某英向成都市中级人民法院起诉二被告侵犯实用新型专利权，提出诉讼请求包括：判定二被告在某建设工程项目中安装使用某排水管件构成对原告专利权侵权；判令二被告停止侵权并拆除、销毁侵权产品，判令二被告赔偿因侵权遭受的经济损失和制止侵权行为的合理开支。经开庭审理，一审法院于2020年9月29日判决二被告侵权行为成立，连带赔偿原告经济损失和部分维权合理费用。

二被告不服一审判决，委托我团队代理本案二审程序，向最高人民法院提起上诉。同时，我所律师、专利代理师于2020年11月28日向国家知识产权局就本案涉案专利提起无效宣传请求，主张涉案专利权利要求1、2、4不具备新颖性，权利要求1-8不具备创造性。无效程序中，昆明某英公司为了维持专利有效，被迫对权利要求1技术方案进行了限缩。

最终，最高人民法院认定被诉侵权技术方案属于昆明某英在无效程序中明确排除的技术方案，判决撤销一审判决，驳回昆明某英科技有限公司全部诉讼请求。

二、代理思路

本案委托人收到一审败诉判决时适逢2021年国庆节前夕，收到判决后，紧急委托我团队代理本案二审程序。团队专利组在国庆节期间经过紧张研判和分析论证，发现本案一审判决存在事实认定错误，被诉侵权技术方案为在本案涉案专利权申请日之前已经存在现有技术，同时本案涉案专利技术方案亦同样存在被现有技术公开的可能性。随后，专利组在搜集了本案相关实物证据、检索大量对比文件后，制定了严密诉讼策略，并据此执行。

1.坚持现有技术抗辩

上诉人坚持主张被诉侵权技术方案在早在涉案专利申请日前就通过使用公开、出版物公开及专利技术公开等形式成为现有技术，不构成侵权。上诉人提供证据包括：被诉侵权产品的生产商于2005年开展同层排水项目研发资料、2007年制作的被诉侵权产品的产品设计图和签订的模具加工合同、2008年被诉侵权产品生产标准备案和检验报告、采纳被诉侵权技术方案的2007年浙江省地方标准和2013年国家建筑标准设计图集12S306、以及相关被诉侵权产品实际使用的证据保全、名为“同层排水管汇合器”的实用新型专利（申请日2015年7月24日、授权公告日2015年12月9日）。

2.提起上诉的同时提出专利无效请求程序

在研究涉案专利及对比文献过程中，团队专利组律师发现本案涉案专利权的保护范围极为宽泛，技术方案相较于现有技术缺乏新颖性和创造性，果断向国家知识产权局提出无效宣告请求，主张涉案专利权利要求1、2、4不具备新颖性，权利要求1-8不具备创造性，并提出2组实物证据、公证书及5份对比文件等，用以证明涉案专利已经被实物产品和在先文献公开。

无效口审中，双方就现有技术是否公开了涉案专利权利要求1的全部技术特征进行了激烈辩论。请求人认为：本专利的权利要求1中并未限定本专利的“支管排水出口”和“最低端b”是在排水管件内由自身结构固定形成的，故本专利权利要求1分别与对比文件的技术方案相同，且属于同一技术领域、解决了同样技术问题、产生相同的技术效果，因此不具备新颖性。

对此，专利权人不得不明确：本专利最低端b是由排水管件内的自身结构固定形成的，不需要借助外接管件来形成。

在专利权人做出上述解释的基础上，国家知识产权局认为：本专利解决了现有技术方案借助外接管件时所存在的问题，具有新颖性和创造性，并最终做出昆明某英专利权维持有效的决定。

无效程序中，看似专利权人维持了涉案专利的稳定性，但实际上却为此付出了巨大代价，即对“错开的流道开口”这一技术特征解释为是由排水管件内的自身结构形成的，相当程度上限缩了技术方案的保护范围。

3.在专利权人限缩保护范围后，提出不侵权抗辩

虽然未能无效掉涉案专利，但专利权人在无效程序中限缩了技术方案的保护范围，我团队律师敏锐察觉到这将会为专利侵权诉讼带来巨大转机。

侵权诉讼一审之所以判决被告侵权，正是基于法院认为涉案专利“错开的流道开口”与被诉侵权产品“汇合器体承插顺水三通后”属于相同的技术特征。一旦专利权人将“错开的流道开口”限缩为自身结构形成而不需要借助外接管件，则被诉侵权产品借助“承插顺水三通”形成错开的流道口的技术方案，就被排除在涉案专利保护范围之外。

我团队在收到涉案专利无效宣告决定后，及时向最高院提起不侵权抗辩，主张被诉侵权技术方案不具备涉案专利“错开的流道开口”这一技术特征，未落入涉案专利权的保护范围。具体来说，被诉侵权产品是借助外接管件配合实现错开的流道开口，而涉案专利无需借助外接管件配合就能实现错开的流道开口，且这一技术特征正是专利权人在专利无效行政程序中明确表示构成其专利新颖性和创造性的必要技术特征。

尽管，昆明某英公司主张其未修改、放弃权利要求保护范围。但最高人民法院认为:昆明某英公司在无效程序中对涉案专利作出限缩性解释以使得涉案专利权得以维持，在民事侵权诉讼中昆明某英公司不能对此反悔；被诉侵权技术方案属于昆明某英公司在无效程序中明确排除的技术方案，被诉侵权产品缺乏涉案专利的必要技术特征，根据全面覆盖原则不构成侵权。

最终，二审判决撤销一审判决，驳回昆明某英科技有限公司全部诉讼请求。

三、案件评析
本案在经历专利侵权诉讼一审败诉后，能够在专利无效宣告请求中发现转机，并最终在专利侵权诉讼二审中扭转败局，实属不易。

在被诉专利侵权的应诉过程中，提起针对涉案专利的无效宣传请求，几乎是被控侵权一方的惯常打法，旨在撼动涉案专利的权利基础，使得专利侵权诉讼成为无源之本。然而，挑战专利权人精心挑选出来作为武器的涉案专利绝非易事，大多数被诉侵权人在这一环节折戟、无功而返。

尽管如此，在接受当事人委托后，仍应尽量最大的努力寻找专利文本（包括权要、说明书等）存在的漏洞，即便无法成功宣告涉案专利全部或部分无效，也可能会如本案一样，将专利权人逼到墙角——为维持专利有效而作出权利限缩的明确表示，从而使得侵权产品脱离涉案专利权利保护范围。

结语
本案是在专利侵权诉讼中适用禁反言原则的典型案例。近年来，除了在专利侵权诉讼中大量适用禁反言原则，在专利确权行政案件中适用“反向禁反言”的案例也逐步增加，也即若专利权人已经在民事侵权案件中就涉案专利某一技术特征进行解释以获得更宽的保护范围、使得被诉侵权产品落入保护范围，那么在后续专利无效行政诉讼中，专利权人亦不得反悔、否认其侵权诉讼中的解释。

司法实践传递的信号非常明确，即要求专利权人在权利稳定性和保护范围之间进行理性抉择，在专利民事侵权案件及专利无效行政案件中对权利要求的解释应当保持一致，不得通过对同一技术特征做出不同或相反解释进而“两头得利”。