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知产专栏 | 注册商标侵权纠纷中法定赔偿适用的考量因素

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一、研究背景

在注册商标民事侵权案件中,损害赔偿金额的确定是除侵权定性之外各方当事人最为关注的问题。根据《商标法》第六十三条之规定,商标侵权的损害赔偿计算方式适用顺序为:①权利人因被侵权所受到的实际损失;②侵权人因侵权所获得的利益;③商标许可使用费的倍数合理确定。④前三种计算方式难以确定的,根据侵权行为的情节给予五百万元以下的赔偿,即法定赔偿。

实践中,权利人提供的资料往往难以证明或只能部分证明其实际损失,而侵权人的获利等资料一般由侵权人掌握,权利人举证更为困难。此外,适用商标许可使用费计算方式时,会存在合同相关的许可时间、地域、范围是否相似等问题。因此,在大量商标侵权纠纷案件中,人民法院实际适用法定赔偿,而关于如何规范法定赔偿的适用始终是理论界和实务界讨论的问题。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六1规定,法院在适用法定赔偿确定赔偿数额时,一般会综合考虑侵权行为的性质、期间、后果,侵权人的主观过错程度,商标的声誉及制止行为的合理开支等因素。《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第112定的人民法院从高确定法定赔偿数额时所考量的因素事实上与适用惩罚性赔偿时所考量的因素已经基本相同。关于法定赔偿的取值,最高院仅给定了一般意义上的最高限额及参考因素。

因此,实践中,法定赔偿的适用很大程度上取决于各地法院的判赔惯例与主审法官的自由心证,自然也会造成法定赔偿额度的差异较大,特别是在法院对于商标侵权案件更倾向于适用法定赔偿这一“高效”赔偿方法的现状之下,这种差异会在一定程度上被放大。本文拟通过对相关案例进行分析,整理目前影响司法实践中商标侵权案件损害赔偿数额计算的因素,并梳理相关量化赔偿数额的规则。

二、司法实践中有关商标侵权诉讼法定赔偿认定的现状

经过案例检索,以侵害商标权纠纷为案由,在2019年4月1日至2023年12月31日期间(现行《商标法》施行期间),在法院认为部分以法定赔偿、惩罚性赔偿为关键词、法律依据为《商标法》第六十三条进行检索,共检索到639篇文书,在剔除无关案例后,剩余600个案例。其中,适用法定赔偿的案例有569个,适用惩罚性赔偿的案例有28个,既适用法定赔偿又适用惩罚性赔偿的案例有3个。具体适用情况如下表:

(一)侵权主体的规模及性质

进一步对上述案例分析,其中,判赔金额在10万元以下的案件,被告大多是位于市场流通环节的自然人、个体工商户、个人独资企业等。这些被告虽然不是直接制造侵权产品的源头,但实际生产经营过程中由于法律意识淡薄、保存证据不易抑或是刻意隐藏侵权源头等原因,在诉讼中均无法提供关于侵权产品来源方面的证据,以至于无法适用商标法的合法来源抗辩以免除赔偿责任。对此,在原告没有提供侵权产品规模方面的证据时,法院在判决时一般较为保守,最终确定的损害赔偿额相对较低。

而对于判赔10万元以上的案件,被告性质主要有两种:①规模以上具有批发性质的经销商;②侵权产品的生产商或贴牌方。这两类被告作为扰乱市场秩序的侵权源头,在整个侵权链条中处于非常关键的位置,对市场流通往往会产生较大影响,一旦确定侵权,其所负担的对应义务也应较重。

此外,侵权主体涉及的侵权产品业务是否其唯一业务或主要业务,亦对法院确定赔偿额至关重要。

(二)侵权主体的主观过错

对于是否构成侵权,并不考虑侵权行为人的主观认知,然而在商标侵权赔偿数额的认定方面,一般会将侵权人的主观过错作为参考因素考虑在内。

对上述案例具体分析,侵权主体主观上对是否构成侵权的认知可以分为不知道、推定知道、明知。三种主观上认知分别对应如下情形:

1. 侵权人主观上不知道的情形,具体体现为侵权人以合理对价获得侵权产品且其不具备鉴别侵权产品是否构成侵权的能力,此种情形主要适用于销售品类繁多的经销商;

2. 推定知道的情形体现为侵权人属于涉案商标的相关公众且涉案商标具有较高的知名度、侵权人采取不合理的低价获得侵权产品、侵权人在经营带有权利人商标的商品时同时经营侵权产品等情形;

3. 明知的情形体现为侵权人销售和生产之间具有侵权的意思联络、侵权人采购权利人的商品进行故意模仿制作侵权产品、侵权人通过申请注册与商标权人类似或近似的商标意图使侵权行为合法化、侵权人被任一法律程序曾经被确认侵权后再次实施同一侵权行为等。

实践中,对于存在侵权人恶意侵权的情形,法院一般会对侵权人的主观过错进行详细论述。

(三)侵权行为的情节性质

对上述案例具体分析,法院在考量侵权行为的情节性质时,主要结合侵权行为的性质、持续时间、地域范围、侵权产品的数量、利润等进行综合认定。对于侵权产品大多未进入市场流通领域的(即侵权人并未实际获利)案例,法院还会将该侵权人是否存在已经经过行政处罚、刑事判决或民事判决等作为参考因素考虑在内。

一般而言,侵权行为与人体健康的关系越密切,法院判赔数额越高。具体而言,侵权产品为食品或药品、医疗器械类产品等的,因上述产品与人体健康密切相关,法院在以法定赔偿方式认定判赔金额时,数额往往较高。

侵权行为的持续时间是法院衡量行为严重程度的重要因素,侵权行为持续时间越长,权利人所受到的损害以及侵权人所获得的不法利益都相应地持续增长,人民法院在以法定赔偿方式认定赔偿数额时也相应较高。实践中,对于权利人怠于行使权利的,即使对于持续性的侵权行为,损害赔偿期间也仅能回溯三年计算;对于权利人没有怠于行使权利的,人民法院在计算损害赔偿的期间往往与涉案侵权行为的持续时间一致。

侵权行为的地域范围越广,人民法院认定损害赔偿数额越高。实践中,对于侵权行为的地域范围,人民法院往往会结合涉案标识所涉产品或服务类型、被诉侵权行为样态等进行综合认定。具体而言,如该商标所涉侵权产品/服务为一般产品或服务且可在线上第三方平台销售或推广,并实际在线上第三方平台销售或推广时,法院一般认定侵权行为地域范围较广;如该商标所涉侵权产品为特定产品(如机械类等)且只能在线下销售,则需结合原告举证情况综合认定;如该商标所涉服务仅发生在特定区域,则需结合服务商标权利人与侵权人所提供的服务是否存在较大差异认定法定赔偿数额。

就侵权产品/服务的数量、利润方面,实践中,如果是线上购买的侵权产品/服务,尤其是在电商平台购买的,如淘宝、京东、拼多多等的产品页上都有已售数量,法院在无相反证据的前提下,往往以该平台调取的销售数量为准;而对于线下销售侵权产品/服务,则会以市场监管部门出具的内容为准。在侵权产品/服务利润率方面,法院往往会参考同行业类似产品的利润率、被告官网或自媒体平台数据及第三方平台数据综合认定。

(四)商标的声誉

分析上述案例,法院在考量商标声誉这一因素时,主要会从商标本身价值、商标的市场价值以及商标对产品利润的贡献率等方面进行综合认定,一般而言,商标的声誉与判赔数额成正相关,法院对驰名商标的保护力度也远远高于非驰名商标。但基于个案情况不同,商标声誉的好坏程度及等级在个案中很难界定和把握,不利于酌定数额的量化。

综合而言,人民法院在论述商标声誉这一因素时,往往会将结合案涉商标在相关行业的获奖情况、案涉商标所涉产品或服务的质量及获奖情况、案涉商标是否为驰名商标、案涉商标是否列入全国重点商标保护名录等进行综合认定。

(五)可供参考的商标许可使用费的合理倍数

通过对上述案例进行分析,“商标许可使用费”作为“商标法定赔偿数额”的考量因素,实践中几乎很少适用,商标许可使用费难以作为法院判赔金额的依据。这可能与目前市场上关于商标许可使用的情形较少有关,且商标许可费用的收费标准本身也与商标权利基础、地域经济发展水平等息息相关。此外,不排除权利人为了获取高额赔偿,人为签订高额许可费合同的情况。

三、针对商标侵权诉讼法定赔偿制度的实务建议

(一)在认定商标侵权成立的基础上,权利人主张适用“高额”法定赔偿的举证思路及实务建议

一般情况下,权利人要获得“高额”赔偿,往往需要证明以下几点:

1. 权利人所主张的涉案商标具有极高的影响力,该商标品牌知名度极高。

2. 权利人所主张的涉案商标的相关产品的市场范围及受众范围极广;

3. 权利人在相关市场的主体地位;

4. 权利人在相关市场的经营交易惯例及同行业经营者的平均收益;

5. 侵权人存在主观明知侵权的情形(此部分主要结合侵权主体的市场地位、主体类型、获利方式、经营范围等方面综合举证);

6. 权利人因侵权导致销量下降的具体数据;

7. 通过第三方平台调取的侵权人因侵权获利的相关数据。

司法实践中,权利人虽然主张法定赔偿,但并不免除其举证责任。一般而言,权利人关于赔偿额损失的举证越充分,往往能最大限度地实现相对较高的赔偿额。

(二)在认定商标侵权成立的基础上,关于调减法定赔偿金额的抗辩思路及实务建议

实践中,就侵权主体而言,举证责任相对较轻,但为了实现较低赔偿金额的目标,也可以从以下方面进行举证:

1. 侵权主体性质、经营规模、经营范围及经营地域等;

2. 侵权主体就涉案产品的合理来源(如有);

3. 侵权主体使用涉案产品的合法依据(如有);

4. 侵权主体就涉案产品实际获利较低的相关证据(如有);

5. 涉案产品尚未实际进入市场流通的相关证据;

此外,侵权还可以从以下角度抗辩:被告实际使用的标识与原告注册商标不相同或不相类似;被告实际使用的产品/服务与原告商标核准的商品/服务并非同一类别;原告商标未实际投入商业性使用;原告商标知名度低;原告未提供损失证据等。

结语

《商标法》在商标侵权损害赔偿上虽然设置有一定的计算方式,但出于权利人的维权成本及在损失方面举证难等原因,可以预见我国的侵害商标权纠纷仍将长期适用法定赔偿制度用以确定侵权损害赔偿数额。司法实践中,由法院进行法定判赔的,一般会考虑侵权时间、侵权范围、侵权规模,除此外,还会综合考虑被告的支付能力、当地的经济水平等外部因素。本文通过对实践中法院的认定方式进行归纳总结后,从维护权利人利益和侵权主体利益两个方面提供针对性建议,以期对类似案例有所助益。

 

1.《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条 权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费均难以确定的,人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第六十三条第三款的规定确定赔偿数额。人民法院在适用商标法第六十三条第三款规定确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,侵权人的主观过错程度,商标的声誉及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的,应当准许。

2.《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第11条 人民法院在从高确定法定赔偿数额时应当考虑的因素包括:侵权人是否存在侵权故意,是否主要以侵权为业,是否存在重复侵权,侵权行为是否持续时间长,是否涉及区域广,是否可能危害人身安全、破坏环境资源或者损害公共利益等。